DECISÃO
Quando duas empresas têm direito à
utilização de um termo, com os devidos registros no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), o seu uso no domínio de página da internet é
garantido àquela que primeiro satisfez as exigências de registro do domínio
virtual. Trata-se da aplicação do princípio first come, first served,
conforme explicou o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco
Aurélio Bellizze, relator de um recurso sobre o assunto julgado na Terceira
Turma.
No caso, uma empresa de São Paulo
ajuizou ação para impedir que outra empresa, de Santa Catarina, continuasse a
utilizar uma expressão. Apesar de ser detentora da marca no INPI, a empresa
paulista tomou conhecimento de que a outra empresa, no mesmo ramo comercial,
utilizava a expressão para nominar sua página na internet.
A empresa catarinense afirmou no
processo que utiliza a expressão desde sua constituição, em 1996, com registro
na junta comercial. Disse ter depositado pedido de registro de marca no INPI,
porém não na mesma classe da empresa paulista. A empresa paulista, apesar de
mais recente (constituída em 2001), foi a primeira a depositar o requerimento
para utilização da marca. A empresa catarinense sustenta que deve ser mantido
seu domínio na internet porque também é detentora de marca depositada, embora
em data posterior.
Em primeiro e segundo graus, a ação
da firma paulista foi julgada improcedente. No recurso ao STJ, ela afirmou que,
“diante do contexto global e da utilização do mercado eletrônico por meio da
internet, a teoria da distância não poderia mais ser aplicada”. Disse ter
ajuizado a ação principalmente por não poder usar sua marca como domínio na
rede mundial de computadores.
No julgamento do recurso, o ministro
Bellizze ressaltou a importância crescente da proteção aos elementos imateriais
da empresa – o nome empresarial, o nome de fantasia, a marca e mesmo a
embalagem (trade dress), que segundo ele constituem importantes
elementos de atração do consumidor e de identificação dos produtos e de seus
fabricantes.
Regramento diverso
De acordo com Bellizze, o atual
sistema de proteção desse patrimônio imaterial ainda não tem regramento
unificado, e cada instituto, quando regulado, recebe tratamento diverso, seja
quanto à forma de obtenção ou quanto ao alcance da proteção.
No caso do nome empresarial (que
identifica a pessoa jurídica), o registro tem proteção em âmbito territorial –
e compete às juntas comerciais –, mas pode ser ampliado para âmbito nacional (artigo 1.166,
parágrafo único, do Código Civil de 2002), desde que arquivado pedido em cada
uma das juntas comerciais do país.
Já a marca é um sinal distintivo, e
seu registro perante o INPI dá ao titular o direito de usá-la com
exclusividade. O título do estabelecimento empresarial, por sua vez, designa o
local do empreendimento. No entanto, o ministro Bellizze observou que a Lei de Propriedade Industrial (LPI) e
a Lei de Registros Empresariais não
abrangem essa proteção. No caso julgado, a expressão discutida é o título do
estabelecimento catarinense.
O ministro esclareceu que, diante do
vácuo legislativo, protege-se a utilização do título do estabelecimento a
partir da regra geral do artigo 186 do
CC/02 e da aplicação dos preceitos penais repressivos da concorrência desleal
da LPI, em especial a conduta parasitária.
Anterioridade
Marco Aurélio Bellizze constatou que
ambas as partes têm direito legítimo à utilização do termo. O relator destacou
que, como não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se
trata de marca notória, deve prevalecer o princípio first come, first
served, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que
satisfizer as exigências de registro.
O relator advertiu,
contudo, que a análise de eventual conflito não pode ser feita exclusivamente
com base no critério da anterioridade, mas deve levar em consideração o
princípio da territorialidade
Comentários
Postar um comentário